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自社が商標登録している名前やロゴを、他社が使っているのを見つけた。
そんなとき、
「商標登録しているのだから、すぐ使用をやめさせられるのでは？」
「いきなり警告書を送っていい？」
「損害賠償も請求できる？」
と考えるかもしれません。
しかし、登録商標と同じような表示を見つけたからといって、すぐに警告するのはおすすめしません。
まず確認したいのは、
本当に商標権侵害なのか
という点です。
商標が似ているのか。
相手の商品やサービスは自分の商標権の範囲内なのか。
相手はどのような形で商標を使っているのか。
こうした点を確認し、必要な証拠を残したうえで、目的に合った対応を選ぶことが大切です。
最初に確認するのは、
相手が使っている文字やロゴが、自分の登録商標と本当に同一または類似なのか
という点です。
全く同じ商標なら分かりやすいのですが、実際には、
一文字違う。
カタカナとアルファベットが違う。
ロゴのデザインが違う。
読み方だけが似ている。
といったケースもあります。
商標の類似は、一般的に、
などを総合的に見て判断します。
そのため、
「なんとなく似ている」だけで侵害と決めることはできません。
特許庁も、商標権侵害の判断では商標の類似と商品・役務の類似が問題になると説明しています。特許庁
実際、商標の「似ている・似ていない」は簡単ではありません。
例えば、読み方が近くても外観や意味が大きく異なる場合があります。
逆に、文字が完全には一致しなくても、全体として出所の混同が生じるほど近ければ類似と判断される可能性があります。
ですから、相手を見つけたら、
まず登録商標と相手の使用商標を並べて確認する
ところから始めるのがよいでしょう。
次に非常に重要なのが、
相手の商品・サービスが、自分の登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似しているか
という点です。
例えば同じ名称を使っていても、
自分は「化粧品」について商標権を持っている。
相手は全く別のサービスにその名称を使っている。
という場合には、必ずしも商標権侵害になるわけではありません。
商標権は、
「商標」だけではなく「商標＋指定商品・指定役務」の組み合わせ
で考える必要があります。特許庁も、登録商標と同一・類似の商標を、指定商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用する場合に商標権侵害となり得ると説明しています。特許庁
ここも注意が必要です。
よく、
「相手も同じ第○類だから侵害ですよね？」
と考えてしまうことがあります。
しかし、区分番号が同じかどうかだけでは決まりません。
同じ区分の中にも、類似しない商品・役務が含まれることがあります。
逆に、異なる区分に入っていても類似関係にある商品・役務もあります。
特許庁では「類似商品・役務審査基準」を公表し、商品・役務の類似関係を整理しています。特許庁
ですから見るべきなのは、
相手の商品・サービスそのものが、自分の指定商品・役務の同一・類似範囲に入るか
ということです。
商標と商品・役務だけでなく、
実際の使用状況
も確認します。
例えば、
などです。
同じ言葉が書かれていても、使われ方によって事情が異なります。
そのため、
相手がどこで、どのように、何の商品・サービスについて使用しているのか
まで確認することが重要です。
侵害の可能性がある使用を見つけたら、私は早い段階で証拠を残しておくことをおすすめします。
特にWebサイトやAmazonなどのECページは、後から簡単に変更・削除できます。
例えば、
などを残しておくとよいでしょう。
必要であれば、実際の商品を購入して現物を保管することも考えられます。
後から警告や損害賠償請求をすることになれば、
「本当にその時点で使われていたのか」
を示す証拠が重要になるからです。
相手がAmazonなどのECモールで商標を使っている場合には、いきなり相手に直接警告する以外の方法もあります。
Amazonなどには、知的財産権侵害を申告する仕組みがあります。
こうした制度を利用すれば、
相手と直接やり取りせず、出品停止などによって目的を達成できることがあります。
実務上は、これはかなり便利です。
例えば、
「とにかく自社ブランドの商品ページから侵害品を排除したい」
という目的であれば、直接相手と交渉するより、プラットフォームの制度を利用した方が早く解決する場合があります。
ただし、以前の記事でも解説したように、
プラットフォームが申告を受け付けることと、法律上、本当に商標権侵害が成立することは別問題です。
申告前には、商標と商品・役務の権利範囲をきちんと確認することが重要です。
最後に考えたいのが、
自分は相手に何をしてほしいのか
です。
ここによって、対応方法はかなり変わります。
例えば、
という場合。
この場合は、まず、
「当方は登録第○○号の商標権を保有しています」
と登録番号を示し、
「現在の使用は当方の商標権を侵害すると考えていますので、使用を中止してください」
という通知を行い、それで解決するケースもあります。
最初から大きな争いにする必要はありません。
Amazonなどであれば、プラットフォームの侵害申告制度を利用する方法があります。
それで出品が停止され、目的を達成できれば、相手との直接交渉をしなくて済む場合があります。
一方、
「使用を止めるだけではなく、これまでの侵害について損害賠償も請求したい」
となると、話は少し変わります。
いつから使用していたのか。
どのくらい販売したのか。
売上はいくらなのか。
こちらにどのような損害が発生したのか。
なども問題になってきます。
場合によっては訴訟につながる可能性もあります。
そのため、損害賠償まで求めるのであれば、証拠をきちんと確保したうえで、弁護士・弁理士などの専門家を利用して正式な警告を行うことを検討した方がよいでしょう。
商標権侵害を見つけたとき、
「全部やめさせて、損害賠償も請求しよう」
と考える必要はありません。
大切なのは、
何を目的にするのか
です。
目的によって、使う手段も費用も大きく変わります。
私は、目的を達成できる中で最も現実的な方法を選ぶことが大切だと思っています。
相手から、
「こちらの方が先にこの名前を使っていました」
と言われることもあります。
ただし、日本の商標制度は基本的には登録を重視する制度です。
単に、
「登録商標より前から使っていた」
というだけで、当然に商標権の効力を免れるわけではありません。
商標法には先使用権の制度がありますが、その成立には一定の要件があります。
例えば、商標登録出願前から不正競争の目的なく使用しており、一定の周知性を獲得していることなどが問題になります。
そのため、
「相手が少し先に使っていたようだ」
というだけで、すぐに商標権行使を諦める必要はありません。
ただし、相手から先使用権などの主張が出てくる可能性がある場合には、使用開始時期や使用実績などを慎重に確認した方がよいでしょう。
もう一点注意したいのは、
登録商標を持っていれば、同じ言葉を使っている人をすべて排除できるわけではない
ということです。
例えば商標法上、自己の氏名・名称を普通に用いられる方法で表示する場合や、商品の普通名称・品質などを普通に表示している場合など、商標権の効力が及ばないケースもあります。特許庁
そのため、
まず侵害が成立するのかを確認してから行動する
という順番が重要です。
自社の登録商標を他社が使っているのを見つけた場合、私は次の流れで考えます。
1．商標が同一・類似か確認する
文字、読み方、見た目、意味などを確認します。
2．商品・サービスが権利範囲に入っているか確認する
指定商品・指定役務と相手の商品・役務を比較します。
3．使用状況を確認し、証拠を保存する
スクリーンショット、URL、日付、販売ページなどを保存します。
4．最も負担の少ない方法で止められないか考える
Amazonなどならプラットフォームの申告制度も検討します。
5．使用中止だけか、損害賠償まで求めるのか決める
目的に応じて、通知・警告・交渉・訴訟などを選びます。
他社が自社の登録商標と同じ、または似た商標を使っていると、
すぐに、
「商標権侵害だ」
と思ってしまうかもしれません。
しかし、最初にするべきなのは警告ではありません。
まず、
商標が本当に類似しているか。
商品・サービスが指定商品・指定役務の範囲に入っているか。
相手が実際にどのように使っているか。
を確認することです。
そのうえで証拠を保存し、
Amazonなどの申告制度で解決できるのか。
直接使用中止を求めるのか。
正式な警告を出すのか。
損害賠償まで求めるのか。
を判断します。
商標権を持っていることと、目の前のケースで商標権侵害が成立することは別の問題です。
だからこそ、まず事実関係と権利範囲を確認し、目的に合った対応を選ぶことが大切です。
遠山総合特許事務所では、
「自社の登録商標を他社が使っている」
「本当に商標権侵害になるのか判断してほしい」
「Amazonで侵害申告をしたい」
「使用をやめてもらいたい」
「警告書を出した方がよいか相談したい」
といった段階からご相談いただけます。
相手への連絡を始める前に、まず商標権の範囲と相手の使用状況を確認することをおすすめします。
Amazonで商標権侵害を申し立てる前に確認すべき5つのポイント
https://toyamapat.com/archives/1839
Amazonで相乗りされたとき商標権でどこまで対抗できる？
https://toyamapat.com/archives/1792
先願商標が見つかったらブランド名を変えるしかない？
https://toyamapat.com/archives/1808
商標登録しないとどうなる？実際に起こり得るリスクを解説
https://toyamapat.com/archives/1710
商品名を決める前に最低限やっておきたい商標調査
https://toyamapat.com/archives/1719
執筆・監修：弁理士 遠山敬一
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