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商標を出願したところ、
「先に登録されている商標と似ているため登録できません」
という拒絶理由通知が届くことがあります。
商標法第4条第1項第11号、いわゆる先願・先登録商標との抵触です。
この通知を受けると、
「もうブランド名を変えるしかないのか」
「せっかくここまで使ってきたのに、全部やり直し？」
「反論しても無駄なのでは？」
と思われる方も少なくありません。
しかし、結論からいうと、
4条1項11号の拒絶理由が来たからといって、すぐにブランド名を変更する必要があるとは限りません。
まず確認すべきこと、反論できること、指定商品・役務を整理する方法、さらに特殊な対応方法まで、いくつか選択肢があります。
私自身、4条1項11号の拒絶理由通知が来た場合には、まず
「本当にこの2つの商標は類似しているのか？」
というところから検討します。
拒絶理由通知が届くと、審査官が「類似」と判断したわけですから、
もう結果は決まっている
と思ってしまうかもしれません。
しかし、拒絶理由通知はあくまで審査段階での判断です。
私の実務感覚では、審査段階では比較的慎重に4条1項11号が指摘されるケースもあります。
ですから、
拒絶された＝本当に類似していることが確定した
わけではありません。
むしろ、拒絶理由通知を見たときには、
を改めて検討することが重要です。
商標が似ているかどうかは、一般的に、
外観
見た目
称呼
呼び方・音
観念
意味やイメージ
などを総合的に見て判断します。
例えば、
文字は違っていても呼び方が非常に近い。
逆に、
呼び方は同じでも見た目や意味が大きく違う。
ということもあります。
従来、商標実務では称呼が非常に重視される場面が多くあります。
そのため審査段階では、
「音が近いので類似ではないか」
という判断が比較的出やすいケースがあります。
一方で、裁判例や審決を見ていくと、外観や観念の違いなどを重視して、称呼が共通していても非類似と判断されるケースもあります。
ですから、
称呼が同じ＝絶対にアウト
とは限りません。
4条1項11号に反論するときには、
「私は似ていないと思います」
だけでは説得力が弱いです。
そこで、
などを探し、
「このような商標については非類似と判断されています」
と論理的に説明することが重要になります。
特に、
外観上の違いが大きい、
観念が明確に異なる、
全体として受ける印象が異なる、
といった事情があれば、それを具体的に主張します。
可能であれば審判まで行かず、審査段階の意見書で登録へ持っていくのが理想です。
ただ、どうしても審査官の判断が変わらない場合には、拒絶査定不服審判で改めて判断を求める方法もあります。
4条1項11号では、
商標だけでなく、指定商品・指定役務の類似
も問題になります。
例えば、10個の指定商品・役務を書いて出願したところ、そのうち2個だけが引用商標と抵触しているというケースがあります。
その2個がそれほど重要でなければ、
問題となっている指定商品・役務を削除する
ことで拒絶理由を解消できる場合があります。
これは実務上、とても重要な選択肢です。
もちろん、
「拒絶されたから、とりあえず全部削ればいい」
という話ではありません。
例えば、その指定商品・役務こそが事業の中心なのであれば、削ってしまうと商標登録する意味が薄くなることがあります。
ですから、
を考えて判断します。
重要度が低い指定商品だけを削る。
重要なものについては反論する。
という組み合わせも考えられます。
意見書などで反論しても拒絶査定になった場合には、拒絶査定不服審判を請求する方法があります。
審査段階とは別の視点で判断されるため、4条1項11号について結論が変わることもあります。
特に、
「称呼は近いが、外観・観念まで含めれば明らかに違う」
といった案件では、審決例や裁判例を示しながら審判で争う意味がある場合があります。
ただし、
を総合的に見て判断する必要があります。
少し専門的ですが、4条1項11号への対応方法として、アサインバックという手法が使われることがあります。
簡単にいうと、
引用商標の商標権者と話し合い、
いったん出願商標を引用商標権者側へ譲渡して名義を一致させ、登録後に元の会社へ戻す
という方法です。
4条1項11号では、「他人」の先登録商標との抵触が問題になるため、名義を一致させることで拒絶理由を解消する考え方です。
もちろん、
などを検討する必要があります。
少し特殊な方法ですが、どうしてもそのブランド名を使いたいケースでは、実務上検討されることがあります。
現在の日本には、コンセント制度もあります。
簡単にいうと、
先登録商標の権利者から、
「後から出願されたこの商標が登録されることに同意します」
という承諾を得る方法です。
ただし、日本のコンセント制度は、
同意さえあれば自動的に登録される制度ではありません。
ここが重要です。
先行商標権者が同意していたとしても、特許庁は、
実際に出所の混同が生じるおそれがないか
を審査します。
そのため、
「同意書をもらいました。これで終わりです」
とはならない場合があります。
例えば、
業種自体はかなり違うのに、
たまたま審査上同じ類似群コードになっている。
実際の顧客層も販売場所も違う。
といったケースなら、コンセント制度を検討しやすいでしょう。
一方で、
同じ業界、
同じ商品、
同じ顧客層、
というように、実際に混同が起きそうなケースでは、先行権利者の同意があっても簡単ではない場合があります。
この点で、日本のコンセント制度は、
「相手がOKと言えば登録できる」という海外の制度とは少し違う
と考えた方がよいと思います。
相手の協力が得られるのであれば、
の両方が候補になる場合があります。
ただし、コンセント制度では混同のおそれについて特許庁の審査が残ります。
一方、アサインバックは名義を一時的に一致させるという別の仕組みです。
どちらが適しているかは、
などによって変わります。
ここまで、
など、いろいろな方法を紹介しました。
それでも、
やはり先願商標との抵触を解消するのが難しい
ということはあります。
その場合には、ブランド名を変更することも重要な選択肢です。
なぜなら、4条1項11号で本当に先行商標と類似するということは、単に、
「商標登録できない」
だけの問題ではないからです。
もし先行商標と自社ブランドが類似し、商品・サービスも類似しているのであれば、
そのブランド名を使い続けることで、
先行商標権者から商標権侵害を指摘される可能性
もあります。
つまり、
「登録できないけれど、そのまま使えばいい」
では済まない場合があります。
警告書が届く。
使用停止を求められる。
商品名や店舗名を変更する。
広告やWebサイトを修正する。
といった問題につながる可能性があります。
だからこそ、
どうしても登録できず、侵害リスクも高いのであれば、早めにブランド名を変更する
という判断も必要です。
ブランド名変更は、事業が大きくなればなるほど負担が大きくなります。
例えば、
商品パッケージを作る。
Amazonでレビューをためる。
SNSフォロワーが増える。
看板を設置する。
受講生が増える。
という状態になってから変更するより、
ブランド立ち上げの早い段階で変更する方がはるかに楽
です。
そのため、商標調査はブランド名を決める前に行うことをおすすめしています。
先願・先登録商標が見つかった場合には、私は大きく次の順番で考えます。
1．本当に商標が類似しているか
外観・称呼・観念などを確認します。
2．商品・サービスが本当に類似しているか
指定商品・指定役務の範囲を確認します。
3．不要な指定商品・役務を削除できないか
重要でないものなら整理します。
4．非類似の反論ができないか
審決例・裁判例なども調査します。
5．必要なら審判を検討
ブランドの重要度と費用を考えます。
6．先行権利者との調整
コンセントやアサインバックを検討します。
7．それでも難しければブランド変更
侵害リスクも考慮して判断します。
4条1項11号の拒絶理由が来たとき、
「もうダメだ」
とすぐ諦める必要はありません。
反対に、
「このブランド名を絶対に通す」
と、可能性が低いのに費用と時間をかけ続けることが正しいとも限りません。
重要なのは、
ブランドの事業上の価値と、登録可能性・侵害リスクを見ながら判断すること
です。
まだ使い始めたばかりのブランドなら、変更した方が合理的な場合もあります。
何年も広告費をかけて育てたブランドなら、審判や権利者との交渉まで検討する価値があるかもしれません。
先願・先登録商標が見つかったからといって、
すぐにブランド名を変更しなければならないわけではありません。
まず、
などを検討します。
そして、それでも登録が難しく、先行商標権を侵害するリスクも高いのであれば、
安全な新しいブランド名へ変更する
という判断になります。
重要なのは、
「拒絶＝即ブランド変更」ではない
ということです。
遠山総合特許事務所では、
「4条1項11号の拒絶理由通知が届いた」
「先行商標と本当に類似しているか判断してほしい」
「指定商品・役務を削った方がいいか」
「審判まで争う価値があるか」
「コンセント制度を使えるか」
「アサインバックを検討したい」
「ブランド名を変更した方が安全か」
といった段階からご相談いただけます。
ブランドの使用状況や事業上の重要性も含めて、どの対応が現実的かをご提案します。
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執筆・監修：弁理士 遠山敬一
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